최근 특허법원은 아가월드가 'MONTESSORI'(이 사건 등록상표라고 한다.)의 상표를 등록한 (주)한국몬테소리 설립자 김모 씨(피고)를 상대로 낸 상표등록무효소송에 대해 원고 승소판결(2012허153판결)을 내렸다. 특허법원은 피고의 상표등록이 상표법을 위반해 등록무효라고 판결했고 대법원에 상고 된 상태이다. 최종적인 판단은 대법원 확정판결을 기다려 봐야 할 것이나, 특허법원의 판결에 대한 해석을 통해 쟁점을 파악해보는 것이 상표분쟁이 늘어나는 경향에 맞춰 요즘의 브랜드 관리를 위해 필요한 시점인 듯하다.

양윤숙 변호사 ⓒ대한뉴스

항상 상표는 지정상품과 관련해 등록하게 된다. 사건 등록상표와 관련된 지정상품을 살펴보면 서적(지정상품1), 그림책, 학교용 습자서적, 학습지, 홈스쿨용 서적, 홈스쿨용 학습지(지정상품2), 홈스쿨용 교재(기구는 제외), 학습용 모형, 홈스쿨용 교재(기구는 제외)(지정상품3)이다. 이하 지정상품1, 2, 3을 사건 지정상품이라고 언급하겠다. 결국 특허법원은 이번 판결에서 아가월드의 손을 들어줬고 위 특허심판원의 심결을 취소했다.

원고 측은 사건 상표등록이 무효라는 주장을 함에 있어 여러 가지 사유를 들었으나 대표적인 것을 들면 다음과 같다. 사건 등록상표가 식별력이 없는 상표(상표법 제6조 제1항 제7호)에 해당해 상표등록이 무효라는 것이다. 결론적으로 말하면 특허법원은 이러한 주장을 받아들여 이 사건 등록상표를 무효라고 판단하고 어차피 무효인 이상 다른 무효사유는 판단하지 않았다.

그렇다면 법원에서 받아들여진 상표무효사유인 상표법 제6조 제1항 제7호(이하 제7호 규정이라 한다.)에 대해 알아볼 필요가 있다. 상표법 제6조 제1항 제7호 규정은 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 상표법 제71조 규정은 위 7호에 위반해 상표등록이 된 경우(제71조 제1항 제1호)뿐 아니라 상표등록이 된 후에 위 7호 사유에 해당하게 된 경우에도 상표등록무효심판청구가 가능하도록 규정하고 있다.

위 제7호에서 "수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라고 함은 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 즉, 누구 상품인지 구별이 어려우면 식별력이 없으므로 상표등록이 있었어도 무효라는 뜻이다. 이를 판단하는 기준시점은 상표를 출원해 등록이 결정된 시점을 기준으로 하거나 지정상품이 뒤에 추가된 경우는 추가등록결정시를 기준으로 판단하게 된다. (이 사건 지정상품2와 지정상품3은 추가등록이 됐으므로 추가등록 결정을 기준으로 식별력유무를 판단해야 한다.)

그런데 위와 같은 식별력의 유무를 어떻게 판단할 것인가. 이에 대해 법원의 입장은 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안해 객관적으로 결정해야 하고, 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 식별력이 없다고 봐야 한다고 판시했다.

위와 같은 판단 기준을 적용해보면 이 사례의 경우 ‘MONTESSORI’라는 상표가 어떤 의미를 지니고 있는가, 우리나라 사회에서 이 사건 상표가 어떻게 사용됐고 사용되고 있는가 하는 실태를 지정상품1, 2, 3과 연관해 살펴야 한다. 또한, 특별히 이 사건 상표가 한국몬테소리 주식회사의 상품에 대한 것임을 일반수요자가 알 수 없거나 설사 일반수요자가 구별이 가능해도 이 사건 상표를 한국몬테소리 주식회사 상품에 대해서만 독점적으로 사용케 하는 것이 공익에 비춰 부당하다면 이 사건 상표를 무효로 보게 된다.

법원은 MONTESSORI 교육법이 오래전부터 국내에 도입돼 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 이미 매우 많은 교육연구기관 및 유아교육기관, 교구·교재 제조·판매업체가 이 사건 상표를 자유롭게 사용하고 있었고 신문 및 잡지에 광고도 했던 점을 들어 우리나라 사회의 거래 실정상 몬테소리교육법을 채택하고 이를 이용하는 사람이라면 누구라도 자유롭게 이사건 상표를 사용할 수 있도록 해야 하고 특정인에게만 이 사건 상표를 독점시키는 것이 공익상 적절하지 않다고 봤다.

또한 사건 상표인 'MONTESSORI'의 경우 특별히 도안화되지 않은 영문자만으로 구성됐기 때문에 이 사건 지정상품과 관련해 수요자들이 누구의 업무에 관련된 상품이라는 것을 식별하기 어렵다고 본 것이다.

법원의 판결내용을 분석해보면 'MONTESSORI'라는 의미는 국내에 도입된 유아교육법과 이에 사용되는 교구 및 교재 등을 의미할 뿐 그 이상의 의미는 없다는 것(물론 그 이상의 의미가 없다는 부분은 명시적 언급을 안 했으나 분석을 해보면 그렇다.), 그리고 특별히 도안화되지 않아 특징적인 면이 없기 때문에 상표로서 식별력이 없다는 점, 거래 실정상 이미 많은 이가 사용해왔기 때문에 새삼스레 특정인에게 독점시켜 이후의 사용을 금지하는 것은 공익상 불합리하다는 점 등이 이 사건 상표를 무효라고 판단한 주된 이유인 듯싶다.

한편, 상표법에 의하면 위 제7호에 해당돼 식별력이 없는 상표라고 하더라도 이미 상표출원 전부터 오랫동안 상표를 사용한 결과 수요자가 이미 누구 상품인지 현저하게 인식하고 있는 경우는 상표등록이 가능하게 돼 있다. 따라서 상표 그 자체의 식별력이 부족하더라도 오랜 사용으로 수요자들이 사건 상표가 주식회사 한국몬테소리의 상품에 대한 것임을 이미 현저하게 인식하고 있다면 상표등록무효는 피할 수 있다.

따라서 피고 측은 출원 전부터 이 사건 상표인‘MONTESSORI’를 독자적으로 사용하거나 여기에 식별력이 없는 문자 또는 도형을 결합시켜 오랫동안 사용해 수요자가 몬테소리라고 하면 피고 측의 상품을 표시하는 것임을 분명하게 인식하고 있었다고 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았다.

그렇다면 거꾸로 사건 상표가 영문자만으로 구성되지 않고 특별히 도안화된다면 상표로서 식별력이 인정될 수도 있다는 가능성을 열어놓은 것이다. 그렇다면 앞으로 'MONTESSORI'와 관련된 상표를 적법하게 등록하려면 영문자 외에 특징적인 도안화를 통해 자신의 업무와 관련된 식별력을 갖춘 상표를 개발하면 된다.

이번 판결을 통해 알 수 있듯이 기업은 상표분쟁에 휘말려 자신의 상표가 무효로 되는 것을 방지하기 위해서는 자신의 브랜드가 식별력이 있는지 검토하고 확신이 없다면 특징적인 도안화(예를 들면 식별력이 있도록 도형과 문자를 결합하는 방법)를 통해 평소에 브랜드 관리를 하는 것이 필요하다고 보인다.

조호성 기자

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